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El tratamiento de la marca notoriamente conocida en la Ley de Marcas de Nicaragua

El derecho exclusivo sobre una marca en Nicaragua se adquiere con el registro. El titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de impedir el uso por parte de terceros de una marca idéntica o similar, para productos o servicios idénticos, similares o distintos, siempre que tal uso dé lugar a un riesgo de confusión. Una excepción notable son las marcas notoriamente conocidas.

La Ley de Marcas de Nicaragua (Ley No. 380 de 2001, reformada por la Ley No. 580 de 2006) establece que una marca notoriamente conocida es aquella conocida por el sector relevante del público o por los círculos empresariales de Nicaragua, o en el comercio internacional, independientemente de la forma o los medios por los que ha sido conocida.

La Ley de Marcas de Nicaragua permite a los titulares de marcas notoriamente conocidas proteger su derecho independientemente de su condición de registro y fuera del principio de especialidad, según el cual una marca está protegida únicamente para productos o servicios iguales o similares.

marcas

En concordancia con la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, adoptada en 1999 por la Asamblea de la Unión de París y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el artículo 80 establece una serie de factores para determinar si una marca es notoriamente conocida. Estos factores son:

• El grado de conocimiento de la marca por el sector pertinente dentro de Nicaragua;

• La duración, amplitud y extensión geográfica del uso de la marca, dentro de Nicaragua o en el extranjero;

• La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción de la marca en Nicaragua o en el extranjero, incluyendo la publicidad y la presentación de los productos o servicios en ferias, exposiciones u otros eventos similares;

• La existencia y antigüedad de registros o solicitudes en Nicaragua o en el extranjero;

• Las medidas adoptadas en defensa de la marca y, en particular, las resoluciones de autoridades nacionales o extranjeras que declaran que la marca es notoriamente conocida; y

• El valor de toda inversión destinada a promover la marca, o a promover el establecimiento, la actividad, los productos o los servicios identificados por la marca.

El artículo 82 establece que, para determinar si una marca es notoriamente conocida, basta con que la marca sea conocida en uno de los sectores pertinentes. Dicho artículo establece que los sectores pertinentes para determinar si una marca es notoriamente conocida incluyen:

• Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca;

• Las personas que participan en los canales de comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; y,

• Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplica la marca.

El artículo 81 añade que los factores mencionados en el artículo 80, considerados en su conjunto o de manera separada, pueden ser suficientes para determinar que una marca es notoriamente conocida. Una marca puede ser declarada notoriamente conocida, incluso si la marca no cumple con los factores establecidos en el artículo 80, siempre que se tengan en cuenta otros hechos relevantes. El artículo 81 establece los factores que no pueden exigirse para declarar la notoriedad de un signo:

• Que la marca esté registrada o solicitada en Nicaragua o en el extranjero;
• Que la marca haya sido usada o se esté usando en el comercio en Nicaragua o en el extranjero;
• Que la marca sea notoriamente conocida en el extranjero, salvo cuando no fuera conocida en Nicaragua por otras razones; o,
• Que la marca sea conocida por la generalidad del público en Nicaragua.

El inciso d) del artículo 8 de la Ley de Marcas establece que un signo no puede ser registrado como marca si dicho signo constituye una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de una marca notoriamente conocida perteneciente a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios identificados por el signo, si el uso de dicho signo puede causar riesgo de confusión o asociación con una marca notoriamente conocida o un riesgo de dilución de su fuerza distintiva o valor comercial o publicitario, o implicaría un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.

Además de estar facultado a oponerse a una solicitud de registro con fundamento en dicha disposición, el titular de una marca notoriamente conocida podrá ejercer las acciones pertinentes para impedir el uso por terceros de la marca (artículo 83).

El artículo 84 define el uso no autorizado de la marca notoriamente conocida como el uso de la marca en su totalidad o en una parte esencial, así como la reproducción, imitación, traducción o transliteración de la marca, en relación con establecimientos, actividades productos, servicios idénticos o similares, si tal uso es susceptible de crear confusión. El uso no autorizado también incluye cualquier uso en relación con diferentes productos, servicios, actividades o establecimientos, incluso para usos no comerciales, si dicho uso es capaz de crear un riesgo de confusión o asociación con el propietario de la marca notoriamente conocida o los establecimientos, productos, servicios o actividades identificados por la marca notoriamente conocida; o causa un daño económico o comercial injusto al titular de la marca notoriamente conocida debido a la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoriamente conocida; o se aprovecha injustamente del prestigio de la marca notoriamente conocida o de su propietario.

El uso de una marca notoriamente conocida como nombre de dominio, dirección de correo electrónico o nombre o designación en medios electrónicos también constituye un uso no autorizado.

La acción contra el uso no autorizado de una marca notoriamente conocida debe iniciarse en un plazo de cinco años contado a partir de la fecha en que el titular de la marca notoria tenga noticia de tal uso, a menos que medie mala fe.

Rogamos se comunique con nosotros para brindarle información adicional.

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